據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)有700多類產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界第一位，玩具占全球的70%，鐘表占全球的70%，打火機(jī)占世界的70%以上，鞋類產(chǎn)品占全球的50%，DVD碟機(jī)一度曾經(jīng)占全球的90%，彩電占全球的45%，家用空調(diào)機(jī)的生產(chǎn)占世界的32%，洗衣機(jī)占23%，冰箱占19%，紡織品服裝貿(mào)易占全球的24%，自行車(chē)出口占世界60％以上，摩托車(chē)出口占全球的48％，我國(guó)水泥、鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)的生產(chǎn)能力居世界第一。10年來(lái)，伴隨著我國(guó)企業(yè)實(shí)力的增強(qiáng)，其對(duì)外直接投資從10年前的27億美元增加到2013年的1000億美元以上。

我國(guó)企業(yè)要“走出去”，謀求在海外發(fā)展是一個(gè)必然的發(fā)展趨勢(shì)。在我國(guó)企業(yè)“走出去”的過(guò)程中，面臨著各種知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，特別是專利的風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的，應(yīng)該引起企業(yè)的重視，對(duì)于中小企業(yè)而言更是如此。

一、企業(yè)“走出去”面臨的專利風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)企業(yè)“走出去”面臨的專利風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾方面：

1、地域性造成的專利風(fēng)險(xiǎn)

專利如同其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)一樣具有地域性。國(guó)內(nèi)一些企業(yè)的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)沒(méi)有遇到專利侵權(quán)糾紛，但是一出口到國(guó)外就產(chǎn)生專利糾紛，被指控專利侵權(quán)，甚至被查扣、封存、責(zé)令賠償。其根本原因就是由于不了解專利的地域性。各國(guó)專利制度存在差異，作為一個(gè)外國(guó)企業(yè)的智力成果在我國(guó)沒(méi)有申請(qǐng)專利、取得專利保護(hù)，不等于在其他國(guó)家也一定沒(méi)有申請(qǐng)專利、取得專利保護(hù)。特別是對(duì)于一些仿制外國(guó)的產(chǎn)品，更是如此。有些企業(yè)不知道這一常識(shí)，才吃了大虧。

2、海外參展的專利風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)內(nèi)企業(yè)到海外參展是我國(guó)企業(yè)走向世界的重要步驟之一，同樣存在專利風(fēng)險(xiǎn)，特別是到歐洲去參展，風(fēng)險(xiǎn)更大一些。2006年在法國(guó)巴黎舉辦的世界制藥原料展覽會(huì)上，2007年、2008年在全球最具規(guī)模和影響力的信息及通訊技術(shù)博覽會(huì)——德國(guó)漢諾威Cebit電子展會(huì)上，2008年在國(guó)際消費(fèi)類電子產(chǎn)品大展——德國(guó)柏林IFA展會(huì)上，我國(guó)多家參展企業(yè)被以“可能涉嫌侵犯專利權(quán)”為由多次遭遇主辦國(guó)海關(guān)突襲查抄，多款參展產(chǎn)品被沒(méi)收，理由是“可能侵犯專利權(quán)”。

3、專利構(gòu)筑的非關(guān)稅壁壘風(fēng)險(xiǎn)

以專利構(gòu)筑的非關(guān)稅壁壘往往是與標(biāo)準(zhǔn)捆綁在一起的。現(xiàn)在，我國(guó)在一些對(duì)技術(shù)含量要求不高的小商品、小家電、玩具、日用百貨品等領(lǐng)域的制造業(yè)中，已經(jīng)具備了相當(dāng)先進(jìn)的開(kāi)發(fā)能力和設(shè)計(jì)水平，許多產(chǎn)品（例如打火機(jī)、服裝、鞋、玩具等）的“來(lái)樣加工”，已經(jīng)改為ODM（“定設(shè)計(jì)加工”），即直接委托我國(guó)的企業(yè)設(shè)計(jì)、制造、加工，或者直接從我國(guó)企業(yè)已經(jīng)設(shè)計(jì)好的產(chǎn)品中選樣，進(jìn)行定牌加工。以打火機(jī)為例，由于我國(guó)設(shè)計(jì)的打火機(jī)五花八門(mén)、品種繁多，使人看見(jiàn)以后愛(ài)不釋手，以至于使歐盟專門(mén)為此制定文件，嚴(yán)格限制打火機(jī)的花色品種設(shè)計(jì)，且要求必須加裝“兒童安全鎖”。而“兒童安全鎖”的專利技術(shù)大多是屬于歐洲一些公司的。

從2002年開(kāi)始，歐盟開(kāi)始準(zhǔn)備模仿美國(guó)制定打火機(jī)安裝兒童安全鎖法案（CR法案）。2006年7月，歐盟在官方公報(bào)上公布的《要求成員國(guó)采取措施以保證在市場(chǎng)上銷(xiāo)售的打火機(jī)具備防止兒童開(kāi)啟裝置并禁止新奇打火機(jī)銷(xiāo)售的第2006/502/EC 號(hào)歐委會(huì)決定》規(guī)定，歐盟市場(chǎng)上的打火機(jī)必須加裝防止兒童開(kāi)啟裝置，禁售新奇打火機(jī)。所有外形與其他物品類似，且普遍被認(rèn)為容易吸引兒童或?yàn)閮和O(shè)計(jì)的打火機(jī)應(yīng)當(dāng)被禁止，包括外形上類似卡通人物、玩具和食物等形狀的打火機(jī)，也包括可發(fā)出音樂(lè)、可閃光或有移動(dòng)部分的打火機(jī)。

2008年、2009年、2010年、2011年，歐盟持續(xù)延長(zhǎng)了這一規(guī)定的執(zhí)行，成為限制我國(guó)打火機(jī)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的重要非關(guān)稅壁壘。

與歐盟打火機(jī)的CR法案非常相似的是美國(guó)、加拿大的彩電案，在彩電生產(chǎn)、銷(xiāo)售方面提出加裝兒童安全鎖的標(biāo)準(zhǔn)，與其相關(guān)專利相捆綁，用以限制我國(guó)彩電產(chǎn)品向美國(guó)出口。2007年3月1日，美國(guó)開(kāi)始強(qiáng)制推行ATSC（美國(guó)先進(jìn)電視制式委員會(huì)）數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)美出口彩電要支付高達(dá)23美元/臺(tái)的專利費(fèi)，包括一些在模擬電視時(shí)代就已經(jīng)開(kāi)始征收的專利費(fèi)和數(shù)字電視專利費(fèi)。被ATSC納入數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的還有湯姆遜公司的多項(xiàng)數(shù)字電視的核心專利技術(shù)，以及湯姆遜已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給日本平板電視廠商的500項(xiàng)專利，還有日本索尼公司的核心專利技術(shù)、日本日立公司相關(guān)的專利、美國(guó)Sun公司關(guān)于數(shù)字電視中間件的專利等。類似于美國(guó)ATSC標(biāo)準(zhǔn)的歐洲D(zhuǎn)VB-T標(biāo)準(zhǔn)，同樣納入相當(dāng)多的專利，也開(kāi)始向我國(guó)彩電企業(yè)收專利費(fèi)。

上述專利費(fèi)的收取，使我國(guó)企業(yè)面臨成本大幅上漲的壓力。據(jù)有關(guān)報(bào)道，我國(guó)彩電企業(yè)每年支出的專利許可使用費(fèi)大約在10億美元左右。我國(guó)彩電企業(yè)利潤(rùn)率僅為1.7%。每年只有30億元人民幣（折合不到5億美元）利潤(rùn)。

4、海關(guān)過(guò)境查扣的專利風(fēng)險(xiǎn)

近些年來(lái)，發(fā)生了多起歐洲國(guó)家海關(guān)對(duì)過(guò)境轉(zhuǎn)運(yùn)的印度生產(chǎn)的仿制藥進(jìn)行查扣的案件，值得關(guān)注。印度生產(chǎn)的仿制藥在印度是合法的，在出口目的地的拉丁美洲發(fā)展我國(guó)家這些藥品也是合法的，而在過(guò)境轉(zhuǎn)運(yùn)的歐洲國(guó)家由于處于專利保護(hù)之下，被專利權(quán)人視為“未經(jīng)許可”生產(chǎn)、構(gòu)成侵權(quán)，因而要求海關(guān)進(jìn)行查扣。歐盟國(guó)家海關(guān)的這種保護(hù)措施，顯然是超過(guò)《TRIPS協(xié)定》基本要求的。在2011年10月通過(guò)、尚未生效、充分體現(xiàn)發(fā)達(dá)國(guó)家意愿的《反假冒貿(mào)易協(xié)定》（ACTA）已經(jīng)有同樣的規(guī)定。因此，我們的企業(yè)，應(yīng)該充分注意、重視、防范這種由海關(guān)過(guò)境查扣引起的專利風(fēng)險(xiǎn)。

5、“337 條款”造成的專利風(fēng)險(xiǎn)

美國(guó)從1972年4月4日發(fā)起第一起“337調(diào)查”開(kāi)始，對(duì)我國(guó)大陸地區(qū)“337調(diào)查”始于1986年（有關(guān)我國(guó)皮毛和皮大衣），涉案產(chǎn)品涉及的行業(yè)比較集中，主要有電子工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、輕工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、汽車(chē)工業(yè)、皮革工業(yè)。60%以上的案件針對(duì)機(jī)電產(chǎn)品。美國(guó)從1972年～2012年10月31日“337調(diào)查”達(dá)860起，涉及我國(guó)大陸企業(yè)達(dá)到153起。2010年，38家被訴至ITC的我國(guó)企業(yè)中，有30家選擇了應(yīng)訴。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2002年至2012年9月底，我國(guó)企業(yè)已遭遇“337調(diào)查”近140起，其中90%涉及專利，我國(guó)已連續(xù)10年成為“337調(diào)查”的主要對(duì)象。

二、如何應(yīng)對(duì)海外的專利風(fēng)險(xiǎn)

1、樹(shù)立專利風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

企業(yè)要想正確應(yīng)對(duì)海外的專利風(fēng)險(xiǎn)，首先必須樹(shù)立專利風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，應(yīng)該充分重視防范專利風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該充分了解、熟悉海外專利制度和規(guī)則，特別是出口產(chǎn)品的目的地和轉(zhuǎn)運(yùn)地的專利制度和規(guī)則。如前所述，由于地域性的原因，各國(guó)和地區(qū)的專利制度存在差異，無(wú)視這種差異，往往會(huì)使企業(yè)陷入非常被動(dòng)的境地。

除了地域性帶來(lái)的專利風(fēng)險(xiǎn)以外，還必須重視海外參展的專利風(fēng)險(xiǎn)。2009年2月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、外交部、工業(yè)和信息化部、司法部、商務(wù)部、工商總局、版權(quán)局、新聞辦、貿(mào)促會(huì)9部門(mén)聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)境外參展知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的通知》，就我國(guó)企業(yè)到國(guó)外參展應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛提出10點(diǎn)意見(jiàn)。企業(yè)應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹這一通知，積極防范到海外參展的專利風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)還需要重視外國(guó)企業(yè)以專利構(gòu)筑的非關(guān)稅壁壘風(fēng)險(xiǎn)。在我國(guó)企業(yè)向外出口的產(chǎn)品中，往往會(huì)采用一些國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、外國(guó)標(biāo)準(zhǔn)或外國(guó)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)中往往會(huì)包含或者涉及一些外國(guó)的專利。如果沒(méi)有事先取得這些專利實(shí)施的許可，在產(chǎn)品中就采用了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，不僅會(huì)造成專利侵權(quán)的直接后果，而且會(huì)成為外國(guó)企業(yè)封殺我國(guó)產(chǎn)品向國(guó)外出口、進(jìn)入外國(guó)市場(chǎng)的充分、合法的依據(jù)。

企業(yè)也需要充分重視出口產(chǎn)品海關(guān)過(guò)境查扣的專利風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)去，我們一些企業(yè)出口產(chǎn)品，往往只注意對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境的研究和分析，而忽視了對(duì)出口產(chǎn)品過(guò)境轉(zhuǎn)運(yùn)地知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境的了解，這一漏洞必須補(bǔ)上。

美國(guó)市場(chǎng)是世界上最為重要的國(guó)際市場(chǎng)之一，是我國(guó)企業(yè)進(jìn)軍海外的主要目標(biāo)。對(duì)于正在開(kāi)辟和準(zhǔn)備打入美國(guó)市場(chǎng)的我國(guó)企業(yè)而言，更應(yīng)該重視美國(guó)“337條款”形成的專利風(fēng)險(xiǎn)，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，這一風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)實(shí)在在存在的。

2、完善應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施

設(shè)置專利預(yù)警機(jī)制。企業(yè)要想正確應(yīng)對(duì)海外的專利風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該設(shè)置自己的專利預(yù)警機(jī)制，爭(zhēng)取做到未雨綢繆、防范在先、有備無(wú)患。

建立專利檢索制度。密切結(jié)合本企業(yè)的產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域，建立專利跟蹤、檢索制度，定期進(jìn)行相關(guān)領(lǐng)域的專利文獻(xiàn)檢索、分析，是企業(yè)設(shè)置自己專利預(yù)警機(jī)制的基礎(chǔ)和條件。

充分利用專利制度。外國(guó)企業(yè)利用專利制度制約、限制我國(guó)企業(yè)走向海外，我國(guó)企業(yè)也應(yīng)該學(xué)會(huì)利用專利制度加快走向海外的步伐，天津海鷗集團(tuán)為我們樹(shù)立了榜樣。

2008年的巴塞爾鐘表展上，海鷗表送展的雙陀飛輪遭遇了一場(chǎng)專利侵權(quán)糾紛，某家瑞士公司指控其關(guān)鍵部件的差動(dòng)結(jié)構(gòu)抄襲該公司的專利設(shè)計(jì)，限時(shí)海鷗表方面提供“并非抄襲”的證據(jù)，否則將面臨“當(dāng)即清場(chǎng)、來(lái)年不允參展”的懲罰，還會(huì)招致訴訟方的索賠。雖經(jīng)有關(guān)方面鑒定表明，海鷗表并沒(méi)有侵犯人家的專利，但是這一指控引起海鷗集團(tuán)的高度警覺(jué)，他們立即成立了專門(mén)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)委員會(huì)，隨后幾年科技投入占銷(xiāo)售收入的比重都在7.5%以上，并于2009年和2010年分別在瑞士、我國(guó)完成“陀飛輪不銹鋼袖扣飾品”專利注冊(cè)。截至2011年底，海鷗表的12個(gè)系列、3000多個(gè)品種、600余個(gè)款式，向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)專利461件，擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品達(dá)到80%以上。從2008年起，海鷗手表4年間年年在海外遭到瑞士制表廠商發(fā)起的、圍繞著“海鷗”高端產(chǎn)品“陀飛輪”手表的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，海鷗集團(tuán)已經(jīng)獲得“四連勝”。事實(shí)證明，學(xué)會(huì)充分利用專利制度，對(duì)于企業(yè)走向海外至關(guān)重要。

積極應(yīng)訴專利侵權(quán)指控。企業(yè)在海外遭到專利侵權(quán)指控應(yīng)該怎樣應(yīng)對(duì)？江蘇鹽城捷康公司作出很好的回答——審時(shí)度勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)是唯一正確的選擇。

2007年4月，英國(guó)泰萊科技公司和美國(guó)泰萊三氯蔗糖公司，向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提起了針對(duì)5項(xiàng)專利的“337調(diào)查”申請(qǐng)，指控我國(guó)的3家三氯蔗糖生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易商等25家被告侵權(quán)。這5項(xiàng)專利涉及到50多項(xiàng)權(quán)利要求，核心權(quán)利要求也就是四、五項(xiàng)，再分析，就一項(xiàng)。鹽城捷康公司本是這起調(diào)查的案外人，因?yàn)榫哂凶灾髦R(shí)產(chǎn)權(quán)，決定主動(dòng)申請(qǐng)加入“337調(diào)查”。2009年4月6日，這起侵權(quán)案以中方勝訴落幕。根據(jù)雙方遞交的證據(jù)資料和法庭的答辯，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)作出裁決：捷康公司及我國(guó)三家被訴企業(yè)的生產(chǎn)工藝并不侵犯泰萊公司的專利權(quán)。鹽城捷康公司整個(gè)應(yīng)訴過(guò)程近兩年時(shí)間，投入人民幣2000多萬(wàn)元，由一個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的新公司一下躍居為全球同行業(yè)第二。捷康公司充分利用“337調(diào)查”的事件，把它作為一個(gè)投資，得到了豐厚的回報(bào)。

3、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用

應(yīng)對(duì)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，特別是專利風(fēng)險(xiǎn)，往往需要相當(dāng)多的人力、物力，對(duì)于一個(gè)企業(yè)，特別是中小企業(yè)，往往會(huì)感到心有余、力不足。如何解決這一難題，“無(wú)汞堿性電池專利案”給我們提供了很好的經(jīng)驗(yàn)。

2003年6月，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)虹電池、南孚電池、廣州虎頭電池等8家電池企業(yè)，因涉嫌侵犯美國(guó)勁量公司和永備公司的無(wú)汞堿性電池專利而遭到“337調(diào)查”。經(jīng)過(guò)持續(xù)15個(gè)月較量，ITC作出終審裁決，推翻了行政法官做出的初裁，認(rèn)定美國(guó)勁量公司關(guān)于無(wú)汞堿性電池的專利無(wú)效，這是ITC近30年來(lái)第二次推翻行政法官的初裁，做出原告專利無(wú)效的終裁。我國(guó)企業(yè)之所以能夠取得這一案件的完勝，中國(guó)電池行業(yè)協(xié)會(huì)的介入功不可沒(méi)。正是由于電池行業(yè)協(xié)會(huì)的介入，充分發(fā)揮了行業(yè)協(xié)會(huì)的優(yōu)勢(shì)，有效組織了全行業(yè)的人力、物力集體應(yīng)訴，有力保障了應(yīng)訴的成功。

建議有關(guān)企業(yè)結(jié)合各個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)，完善應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的措施。在這一方面，政府應(yīng)該承擔(dān)義不容辭的政策引導(dǎo)責(zé)任，行業(yè)協(xié)會(huì)組織應(yīng)該積極作為，具體協(xié)助、組織、支持相關(guān)企業(yè)應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

4、根本在于自主創(chuàng)新

企業(yè)應(yīng)對(duì)“走出去”面臨的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，特別是專利風(fēng)險(xiǎn)，最根本的出路在于自主創(chuàng)新，創(chuàng)造自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)造自己的專利。這樣，在我們應(yīng)對(duì)專利侵權(quán)指控之時(shí)，才會(huì)更有底氣，才會(huì)更有信心，才會(huì)有通過(guò)談判謀求和解的實(shí)力和條件。在這一方面，“復(fù)合木地板案”給我們提供了重要的啟示。

2005年7月1日，總部位于歐洲的Unilin國(guó)際集團(tuán)公司下屬的兩家企業(yè)指控32家國(guó)內(nèi)外企業(yè)的地板鎖扣產(chǎn)品構(gòu)成專利侵權(quán)，其中有17家我國(guó)企業(yè)，告至美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)。2005年7月29日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)投票決定對(duì)原產(chǎn)于我國(guó)的復(fù)合木地板進(jìn)行“337調(diào)查”。這一訴訟波及我國(guó)近5000家復(fù)合木地板企業(yè)，所涉產(chǎn)品出口量達(dá)1.75億美元。2007年1月24日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）公布了有關(guān)強(qiáng)化木地板“337調(diào)查”最終裁決的公開(kāi)文本，裁決深圳燕加隆公司發(fā)明設(shè)計(jì)的“一拍即合鎖扣地板”產(chǎn)品沒(méi)有侵犯申訴方美國(guó)Unilin國(guó)際集團(tuán)的任何訴爭(zhēng)專利。這一結(jié)果意味著該公司成為我國(guó)12家應(yīng)訴企業(yè)中唯一獲得最終裁決勝訴的企業(yè)。深圳燕加隆公司之所以能夠在這一案件中異軍突起，殺出重圍，成為唯一的幸存者，是與其通過(guò)創(chuàng)新取得的“一拍即合鎖扣地板”專利密不可分的。這一案例再次告訴我們，創(chuàng)新是我國(guó)企業(yè)有效應(yīng)對(duì)專利風(fēng)險(xiǎn)的根本對(duì)策。

在我國(guó)企業(yè)“走出去”的過(guò)程中，面臨的各種知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，特別是專利的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)長(zhǎng)期存在，對(duì)此我們應(yīng)該有清醒的認(rèn)識(shí)和充分的準(zhǔn)備。對(duì)于企業(yè)“走出去”的專利風(fēng)險(xiǎn)，如同其他困難一樣，我們應(yīng)該做到，一是不怕，二是認(rèn)真對(duì)待。只要能夠認(rèn)真對(duì)待，防范在先，就有可能將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇，將壞事變成好事，反而能促使我國(guó)企業(yè)早日學(xué)會(huì)運(yùn)用專利制度，積極參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

來(lái)源：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2013年第1期

作者：李順德，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所教授、博導(dǎo)